Il rossetto di Guerlain ha vinto la sua battaglia ed ha ottenuto il via libera alla registrazione.
La vicenda comincia nel 2019; Guerlain, noto marchio francese della cosmetica e del lusso, depositava una domanda di marchio per un rossetto la cui forma, a dire di Guerlain, si distingueva in modo evidente dai prodotti già sul mercato per il suo astuccio. Si trattava di una forma che si avvicinava a quella dello scafo di una barca (in virtu’ della quale peraltro il rossetto deve essere riposto coricato).
L’Euipo (l’Ufficio preposto all’esame delle domande di marchio comunitario) respingeva la domanda di Guerlain, negando il presupposto della distintività del marchio: in altre parole la forma adottata da Guerlain secondo Euipo non si distingueva da quelle degli altri prodotti sul mercato in modo sufficiente da essere considerata riconoscibile dal consumatore e immediatamente associata al prodotto Guerlain.
Occorre ricordare che la storia del deposito dei marchi di forma in sede comunitaria è stata costellata da sentenze interessanti in merito alla registrabilità del segno, al suo carattere distintivo e al rapporto tra segno depositando e forma del prodotto. Nel tempo sono state sempre piu’ frequenti quelle sui marchi tridimensionali).
L’articolo 9 del CPI e l’articolo 7 del regolamento Ue del 2017 in materia di segni distintivi stabilisce, infatti, l’impossibilità di depositare un marchio di forma relativamente ad un prodotto allorché sia la forma imposta dal prodotto e/o necessaria all’uso del medesimo. Per contro quindi, sussiste la possibilità (astratta) di depositare un marchio di forma ogni qual volta si sia al di fuori della forma necessaria del prodotto e/o questa forma non sia necessaria per una miglior fruibilità del prodotto.
Superato lo scoglio, per cosi’ dire, della forma necessaria, occorre sempre che il marchio di forma in questione abbia capacità distintiva.
Nel caso che ci occupa l’Euipo non ravvisava il ricorrere di una forma necessaria, ma riteneva carente il marchio di forma proposto rispetto alla capacità distintiva.
Guerlain non si è arresa ed ha proposto ricorso alla Commissione delle opposizioni per far vagliare nuovamente il caso. L’esito è stato negativo per Guerlain che ha visto confermato il rigetto.
Il successivo passo è stato quello di interessare della questione il Tribunale dell’Unione che ha letto diversamente la vicenda emettendo un giudizio favorevole per Guerlain.
Il Tribunale ha premesso che la forma di una confezione, per quanto pregevole sotto l’aspetto del design, di per sé non determina la sua capacità distintiva, carattere differente dalla gradevolezza estetica. Pertanto, un design di per sé innovativo o accattivante non implica affatto che il consumatore, sulla base di tale forma, sia in grado di distinguere quel prodotto da altri concorrenti (l’assenza di capacità distintiva in base al disposto dell’art. 7 lett. B) del regolamento 1001/2017 è motivo di non registrabilità del marchio).
D’altra parte però, come già chiarito nella decisione Euipo / Wajos del 2019, non è detto che la forma particolare di un packaging non possa determinare un discostamento dagli usi del settore e integrare la capacità distintiva del marchio basato sulla forma del packaging. Ogni caso dunque deve essere esaminato in modo a sé stante, valutando il settore di riferimento, gli usi dello stesso, e la capacità distintiva di quanto oggetto di domanda.
Per usi, occorre però non intendere solo ed esclusivamente la forma in assoluto piu’ utilizzata e/o diffusa, ma anche quelle forme che ricorrono o sono posizionate da tempo sul mercato. Occorre poi fare riferimento non ad un solo elemento alla volta dell’insieme del marchio, ma al marchio nel suo insieme ed alla conseguente impressione che questo insieme ha sul pubblico e sui consumatori. Sulla capacità che questa impressione ha di rimanere nella mente del consumatore e di fargli operare un match tra prodotto e fonte di provenienza.
In altre parole, come già delineato in diverse pronunce, l’esaminatore nell’analizzare un marchio di forma e in particolare un marchio di forma tridimensionale, e nevagliarne la capacità distintiva, non deve comportarsi in maniera differente da come si comporterebbe nell’esaminare un marchio denominativo o figurativo; ciò non di meno deve tenere conto che, ancora oggi, non è usuale per il consumatore medio riconoscere un prodotto e attribuirlo ad un determinato produttore solo in ragione della sua forma, senza l’ausilio di caratteri grafici. Molto spesso il consumatore è semplicemente portato a considerare il prodotto con un packaging particolare come una variazione rispetto alle forme più comuni, ma senza automaticamente legare il prodotto ad una specifica fonte, ciò che è invece il compito che si chiede al marchio.
Se dunque è vero che l’elemento della capacità distintiva e riconoscibilità per il marchio tridimensionale non deve essere portato agli estremi, è altrettanto vero che la scarsa abitudine che il consumatore ha nel riconoscere un marchio solo in base alla forma del prodotto o del suo contenitore, alza l’asticella della capacità distintiva necessaria per ottenere la registrazione di un marchio di forma tridimensionale. Per converso, tuttavia, la presenza di elementi distintivi e innovativi, con un carattere proprio capace di imporsi sul mercato, deve e può essere sufficiente a concedere la registrazione.
Il rossetto combattivo ha vinto.