La recente decisione della Corte di Giustizia in quello che è noto come il “caso Coty” permette di aggiungere un ulteriore, utile, tassello all’interpretazione delle norme comunitarie in materia di marchio in particolare con riguardo al ruolo dei marketplacer.
In un momento storico in cui l’e-commerce, per evidenti ragioni, ha giocato e sta giocando un ruolo fondamentale, e in un’ottica di incremento delle vendite on-line, è palese come la vendita attraverso questi strumenti di prodotti contraddistinti da marchi contraffatti diverrà col tempo maggiormente possibile e che gli strumenti di lotta alla contraffazione dei segni distintivi non potranno prescindere da una chiara ripartizione delle responsabilità fra gli attori di una compravendita on-line.
Il caso in questione è stato portato all’attenzione della Corte per una interpretazione pregiudiziale chiesta dalla Bundesgerichthof (la Corte di Giustizia Federale tedesca) rispetto all’art. 9 paragrafo 2 lett b) del regolamento CE 2007/2009 del Consiglio nella versione precedente alle modifiche operate dal regolamento 2015/2424 nonché dell’art. 9 paragrafo 3, lettera b) del regolamento 2017/1001.
La vicenda trae origine dall’iniziativa giudiziale posta in essere dalla società di diritto tedesco Coty Germany Gmbh nei confronti di Amazon Services Europe Sarl, Amazon Europe Core Sarl, Amazon Fc Graben GmbH, Amazon Eu Sarl. Coty è un’azienda distributrice di profumi ed in questa veste è titolare di una licenza sul marchio unitario “Davidoff” depositato nei settori della cosmetica e della profumeria. La società Amazon Services consente la pubblicazione da parte di venditori terzi di offerte di vendita attraverso lo spazio “Amazon marketplace” collocato nel sito www.amazon.de. Il contratto di vendita, in questo caso, si perfeziona tra il venditore e l’acquirente in modo diretto, tuttavia, i venditori che operano con questa modalità, possono avvalersi di un deposito gestito da Amazon, in questo caso di un deposito facente capo ad Amazon Graben FC.
Nel maggio del 2014 un acquirente acquistava attraverso il predetto sito Amazon un profumo “Davidoff” messo in vendita da un soggetto terzo e poi spedito dal gruppo Amazon. Il prodotto risultava immesso nel mercato in violazione dei diritti di marchio e pertanto Coty diffidava la parte venditrice ottenendo un accordo di astensione da ulteriore commercializzazione. A seguito della diffida inoltrata anche ad Amazon Services con richiesta di rimetterle tutti i flaconi stoccati per conto della venditrice, scopriva che in realtà una parte dei flaconi erano riferibili ad un altro venditore. Chiedeva quindi i dati del venditore a Amazon che pero’ si diceva non in grado di soddisfare la richiesta.
In conseguenza, Coty agiva avanti il giudice tedesco, chiedendo che ad Amazon fosse impedita la commercializzazione dei profumi quale quello oggetto di contenzioso, ove non fossero stati messi in commercio in modo legittimo (cioè con il consenso dell’avente diritto) e che comunque le fosse impedito di stoccare detti prodotti per conto di terzi, ritenendo questo comportamento violazione di marchio.
Coty risultava soccombente sia in primo sia in secondo grado avanti i giudici tedeschi, sul presupposto che Amazon Services non aveva venduto e/o stoccato i prodotti, mentre Amazon Graben aveva stoccato, ma conto terzi venditori.
La questione giungeva quindi alla Corte Federale che riteneva, in via pregiudiziale, di dover raccogliere il parere della Corte di Giustizia in merito alle norme ed agli articoli già più sopra richiamati. Il quesito con il quale viene rimessa la questione dalla Corte Federale alla Corte di Giustizia la questione costituiva , già di per sé, motivo di contestazione da parte di Coty, la quale affermava che la descrizione del ruolo delle parti cosi’ come riportata dai Giudici tedeschi non sarebbe stata corrispondente all’attività che le stesse realmente svolgevano in termini di promozione del prodotto a marchio contraffatto, anche se in vendita da terzi, di sua pubblicità e proposizione sul sito. In altre parole, diversamente dal ruolo riconosciuto a e-Bay nella causa L’Oréal e. a (C-324-09), secondo Coty il ruolo delle società del gruppo Amazon nel loro insieme sarebbe stato altro.
La linea di Coty non trovava accoglimento da parte della Corte che ricordava la ormai consolidata giurisprudenza per cui il rinvio pregiudiziale è un rinvio di interpretazione di norma, una interpretazione autentica, e che dunque si deve basare, con riguardo agli aspetti fattuali che fanno da contesto alla fattispecie, su quanto è trasmesso dai giudici di merito. In altre parole, il contesto “quadro” dei fatti che la Corte considera per la sua pronuncia è quello riportato dai giudici di merito. Ne consegue, a fortiori, che la Corte non entra nel merito dei fatti cosi’ come rappresentati dal Giudice di merito che si rende responsabile del loro accertamento legato ad un processo di verifica. Inoltre, i termini della questione, secondo la Corte, erano sufficientemente descritti e circostanziati da consentire una pronuncia.
Superata la questione pregiudiziale, nel merito la Corte osservava che le norme di riferimento sono quelle già evocate dal Giudice del rinvio, la Corte tedesca; la società Coty affermava anche l’importanza della Direttiva 2000/31 in materia di commercio elettronico e della Direttiva 2004/48.
Il marchio comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare la immissione in commercio di un prodotto contraddistinto da un segno distintivo uguale o comunque confondibile per prodotti identici o simili o comunque confondibili. Alla immissione in commercio è equiparata, secondo l’art. 9 paragrafo 2 lett. b) ripreso dal paragrafo 3, sia l’offerta in commercio, sia lo stoccaggio con questa finalità. La Corte si chiede se l’immagazzinamento di siffatta natura come quello riportato dal Giudice del rinvio– avvenuto a cura delle società del gruppo Amazon – possa costituire “uso” del marchio ai sensi di queste norme. Tuttavia, né il regolamento 207/2009, né il regolamento 2017/1001 danno una definizione di “uso” del marchio.
Due precedenti sentenze della Corte, la sentenza Daimler del 2016 e Mitsubishi del 2018, hanno chiarito che il termine “usare” implica un comportamento attivo e un controllo diretto o indiretto sull’atto che costituisce l’uso. Infatti, solo un soggetto che ha un controllo diretto o indiretto sull’atto puo’ cessarlo e conformarsi ad un provvedimento del Giudice che disponga una inibitoria.
Con la sentenza L’Oréal del 2011 la Corte ha già chiarito che in una piattaforma di e-commerce i soggetti che utilizzano per la comunicazione commerciale sono i clienti venditori del gestore e non il gestore della piattaforma. Mentre con la sentenza Logistics del 2015 ha statuito che colui che svolge un ruolo di depositario di prodotti contraddistinti da marchi altrui non ha un comportamento attivo nella loro commercializzazione. In altre parole, secondo una giurisprudenza ripetuta della Corte, che il fatto di creare i presupposti di commercializzazione di un prodotto con un determinato marchio non significa che chi rende tale servizio usi lui stesso il marchio. Al contrario, perché vi sia uso del marchio occorre che il soggetto utilizzi il marchio nella propria comunicazione commerciale.
Nel caso di specie la Corte indica che il Giudice di merito ha chiarito come le società Amazon non hanno esse stesse offerto in vendita i prodotti, né li hanno immessi in commercio in proprio: ergo, in ragione della richiamata giurisprudenza esse non hanno fatto di per sé uso del marchio controverso. Tuttavia, se non sono in grado di indicare il terzo per cui hanno stoccato e che offre i prodotti, non si può escludere la loro vendita diretta.
Quanto appena detto vale per l’articolo 9 del regolamento 207/2009 e l’articolo 9 del regolamento 2017/1001.
Secondo Coty occorre, però, in questa fattispecie avere presente anche la direttiva 2000/31 e la direttiva 2004/48. Infatti Coty chiede se Amazon possa rientrare con il suo comportamento nell’art. 14 della prima direttiva e nell’art. 11 della seconda.
La Corte, tuttavia, nega questa possibilità affermando che essa puo’ pronunciarsi solo su quanto è stato oggetto di rinvio pregiudiziale. Il punto sollevato da Coty in merito alle predette direttive resta quindi “sospeso”. Vedremo se sarà ripreso in futuro.