Il Tribunale Ordinario e la Corte d’Appello di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, con le sentenze n. 3.399 del 2014 e n. 399 del 2017 affrontano alcuni aspetti molto significativi in tema di marchi.
In particolare, della decadenza per non uso del marchio, del rapporto tra decadenza e marchi difensivi (con riferimento agli artt. 24 c. 4 e 26 lett. c. Codice della Proprietà Industriale) della legittimazione a proporre azione di nullità e decadenza del marchio ai sensi dell’art. 122 Codice della Proprietà Industriale.
La controversia esaminata opponeva INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (Inditex), società spagnola titolare del marchio Zara, usato per i settori dell’abbigliamento, tessile e articoli per la casa a FFAUF S.A., società lussemburghese titolare di quattro marchi italiani, di cui tre figurativi. In specie si trattava dei marchi figurativi, in diversi modi rappresentati, “L’Italiana pasta Zara”, registrati per la classe 30 (prodotti alimentari) e di un marchio denominativo “Le Delizie Zara” registrato per le classi da 29 a 33 (paste, prodotti alimentari e bevande).
La società Inditex, avendo interesse ad ampliare i propri settori merceologici (come aveva già fatto in precedenza IKEA) attraverso l’utilizzo del marchio “Zara”, e avendo individuato come ambito appetibile quello dei prodotti alimentari, citava in giudizio la società lussemburghese FFAUF S.A. al fine di vedere dichiarata la decadenza quinquennale per non uso dei marchi di quest’ultima contenenti la parola “Zara”.
Inditex riferiva di aver effettuato delle indagini di mercato dalle quali risultava che i marchi di controparte non fossero mai stati utilizzati sul territorio di deposito, e, conseguentemente, che gli stessi erano soggetti a decadenza per non uso ai sensi dell’art. 26 C.P.I..
La FFAUF S.A, in replica, eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva per carenza di interesse ad agire di Inditex rispetto all’esperimento dell’azione di decadenza. Essa metteva, infatti, in rilievo la lontananza dei settori merceologici in cui le due aziende operavano, Inoltre, dichiarava che da diversi anni si era resa cessionaria dei predetti marchi aventi ad oggetto “Pasta Zara” e che gli stessi erano stati concessi in licenza alla società Pasta Zara s.p.a. che li utilizzava con regolarità per contraddistinguere sia la pasta alimentare sia i prodotti affini.
FFAUF S.A sosteneva altresi’ che Inditex non avesse assolto il proprio onere della probatorio in ordine al non uso dei marchi della convenuta e che il pacifico utilizzo dei marchi principali notori “PASTA ZARA” escludesse in radice la possibilità di considerare decaduti i marchi oggetto di giudizio considerabili come marchi satellite o difensivi (art. 24 comma 4 C.P.I.).
Secondo la prospettazione di Zara andava considerato che l’azione di decadenza così come quella di nullità di un marchio, secondo il diritto italiano, può essere proposta da chiunque abbia interesse. Pertanto ne discendeva una legittimazione che travalicava il concetto di “aziende concorrenti” nel senso stretto del termine.
Inoltre, Inditex affermava che il proprio interesse ad agire fosse da considerarsi concreto poiché, tramite l’estensione del proprio marchio per la classe degli utensili da cucina e per la casa (ZARA HOME) aveva già dato prova di voler ampliare il proprio mercato.
Per quanto riguarda invece, l’aspetto della decadenza dei marchi, Inditex reputava che tali marchi fossero soggetti a decadenza per non uso perché essi non potevano essere fatti rientrare nella categoria dei marchi satellite o difensivi. Si trattava invece di marchi autonomi, che avrebbero dovuto essere utilizzati in modo indipendente ed autonomo rispetto al marchio “Pasta Zara” che la FFAUF S.A. aveva dichiarato di utilizzare.
I giudizi di primo e secondo grado hanno dato una lettura univoca delle questioni giuridiche sottoposte.
Per quanto concerne l’aspetto della legittimazione a proporre l’azione di decadenza del marchio, entrambi gli organi giudicanti, in conformità con l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 2447/2014, hanno ulteriormente chiarito il concetto di interesse ad agire rispetto alla formulazione dell’art. 122 Codice della proprietà industriale. Orbene, se è vero che il richiamato disposto normativo statuisce che l’azione di decadenza può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, tuttavia, il proponente non è esente dall’obbligo di dimostrare la sussistenza di un proprio interesse che sia concreto ed attuale.
Questa impostazione parte dalla lettura dell’art. 1421 c.c. che disciplina la legittimazione all’azione di nullità del contratto in virtu’ della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, non esime il procedente dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo norme generali e con riferimento all’art. 100 c.p.c. Il principio si estende anche all’art. 122 Codice della proprietà industriale che rappresenta una norma specifica volta alla tutela dei titoli di proprietà industriale.
Secondo i giudici di merito Inditex non appariva aver presentato alcun elemento valido, atto a dimostrare che il proprio interesse fosse stato pregiudicato dai marchi di FFAUF SA. Inoltre, sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello di Bologna hanno sottolineato il fatto che FFAUF S.A non possa ritenersi un’impresa concorrente di Inditex, in quanto opera in settori economici molto diversi e Inditex non aveva offerto alcun elemento indiziario dal quale fosse possibile desumere il proprio interesse ad estendere il proprio marchio anche alle categorie dei prodotti alimentari e delle bevande.
Al contrario, il fatto che Inditex abbia strutturato una strategia di estensione della propria attività producendo articoli per la casa e per la cucina, è stato considerato dagli organi giudicanti irrilevante in quanto di per sè non indicativo di una volontà di espansione afferente al settore alimentare.
Entrambi gli organi giudicanti, richiamando quanto in precedenza stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, hanno inoltre ritenuto di dover affrontare il tema dell’affinità tra prodotti di più imprese, individuandola sussistente solo quando porta il consumatore a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa, indipendentemente dall’eventuale identità dei canali di commercializzazione.
Questo non era il caso di Inditex e FFAU S.A. la confondibilità dei prodotti dei quali doveva essere esclusa ab origine, data l’assoluta lontananza merceologica.
Per quanto concerne, invece, piu’ concretamente, l’aspetto relativo alla decadenza dei marchi oggetto di causa per mancato uso, i giudici hanno abbracciato la tesi della difesa di FFAUF S.A., ritenendo che gli stessi dovessero essere considerati quali marchi difensivi ai sensi dell’art. 24 Codice della proprietà industriale. Secondo tale articolo i c.d. marchi difensivi, i quali sono simili al marchio principale e la cui precipua funzione è quella di tutelare quest’ultimo, sono sottratti alla decadenza per non uso.
Gli organi giudicanti, sulla scia di un consolidato orientamento della Corte di Giustizia, hanno infatti chiarito che l’uso di un marchio registrato rilevante ai fini della decadenza, può essere integrato anche dall’uso di un altro marchio simile a quello oggetto di contestazione per preteso non uso, purché anche quest’ultimo sia registrato dal medesimo titolare dell’altro marchio.
Nel caso di specie i marchi della FFAU S.A. “L’Italiana pasta Zara” “Italiana pasta Zara, “L’Italiana pasta Zara e “Le Delizie Zara” devono essere considerati marchi satellite o difensivi in quanto anche se non utilizzati continuativamente tutelano il marchio principale “PASTA ZARA” che è regolarmente e continuativamente usato da anni dalla sua titolare.
La Corte ha quindi correttamente confermato quanto già disposto in primo grado dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 3399 del 2014, ovverosia la non decadenza dei marchi oggetto di causa in quanto marchi satellite / difensivi e come tali protetti dall’uso continuato del marchio “PASTA ZARA” di titolarità del medesimo soggetto. La conseguente non accoglibilità della domanda giudiziale proposta dal titolare del marchio “ZARA”.
Valeria M Affer Duilia Delfino